FAQ

 

PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Es obligatorio registrar mi marca?, ¿qué puede pasar si no lo hago?

El registro de una marca no es obligatorio, pero sí recomendable. No es obligatorio registrarla para poder utilizarla, pero sí si pretendemos hacerlo con carácter exclusivo. Sin un derecho de marca registrada, cualquiera podrá utilizar esa marca.

 

2.- Mi empresa está registrada en el Registro Mercantil ¿es necesario registrar la marca?

Es necesario registrar mi marca si lo que pretendo es obtener un derecho a utilizar esa marca en exclusiva para identificar mis productos y/o servicios y diferenciarlos de los de los demás empresarios. El registro de la denominación social no tiene esta finalidad y produce estos efectos.

 

3.- ¿La marca tiene que ser igual a la denominación social?

No. La denominación social es el nombre que identifica a una empresa. La marca es el signo distintivo que identifica los productos y/o servicios de esa empresa. Por ejemplo, nada tiene que ver la denominación social Industria de Diseño Textil, S.A. con la marca ZARA y la primera es la propietaria de la segunda.

 

4.- ¿Debo registrar mi marca en todos los países?

La marca debo registrarla en aquellos territorios en los que pretenda tener un derecho de exclusiva. La estrategia para decidir dónde registro mi marca debo hacerla con un criterio a medio o largo plazo. En la medida de lo posible, debo evitar que un tercero registre mi marca en un país en el que yo tenga intención de operar. Si eso ocurre, podría encontrarme que en ese país no sólo no contaré con un derecho de exclusiva sino que ni siquiera podré hacer uso de mi marca. Es muy importante asesorarse sobre estrategias de registro con un profesional ya que puedo ahorrarme muchos problemas y mucho dinero si evito estas situaciones.

 

5.- ¿Cuánto dura la protección de una marca?

A diferencia de otros derechos de propiedad industrial, una marca puede renovarse de forma infinita. Este criterio rige en todos los países del mundo. Sin embargo, es importante que mi agente controle los vencimientos de mi marca para que esta no caduque.

 

6.- ¿Tengo que registrar mi marca en todos los sectores o sólo en el que opero?

Debo registrar la marca para los productos y/o servicios específicos que pretendo identificar con ese signo de forma exclusiva.

 

7.- ¿Qué es la Clasificación de Niza?

La Clasificación de Niza (aprobada por el Arreglo de Niza de 1957) es una clasificación de todos los productos y servicios que utiliza una nomenclatura aprobada por casi todos los países del mundo. A la hora de solicitar el registro debemos indicar en qué clase/s queremos registrar nuestra marca.

 

8.- ¿Puedo registrar una marca muy conocida en otra clase que no tengan protegida los titulares de la misma?

El “principio de especialidad” permite que se registren marcas idénticas y/o similares en clases diferentes por diferentes solicitantes. Sin embargo, si la marca que pretendo registrar es tan conocida como que puede considerarse “renombrada”, el titular de la misma podrá impedir que yo la registre para otra categoría de productos/servicios aun no teniéndola él registrada en esa clase.

 

9.- ¿Qué es una marca renombrada?, ¿es lo mismo que una marca notoria?

No es lo mismo. Una marca se puede considerar notoria cuando sea conocida por el sector al que está destinada. En el caso de la marca renombrada, está debe gozar, como consecuencia de su uso, del reconocimiento del público en general independiente de un mercado u otro.

La definición de una y otra en la Ley de Marcas es muy clara: se entenderá por marca notoria la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue. Cuando la marca sea conocida por el público en general, se considerará que es renombrada y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

 

10.- ¿Qué tengo que registrar como marca: el nombre, el símbolo o las dos cosas?

Debo proteger con el registro aquello para lo que quiera un derecho de exclusiva. En cada caso concreto, nuestro agente deberá recomendarnos si es preferible registrar uno o ambos signos o, incluso, hacerlo de forma conjunta con una marca mixta.

 

11.- Me han notificado un suspenso de mi marca, ¿qué debo hacer?

En la notificación del suspenso se informa al solicitante de la marca de los motivos por los que la Oficina de Marcas considera que ésta no es registrable (por ejemplo, incumplimiento de alguna formalidad, falta de distintividad, riesgo de confusión con una marca anterior, etc.). Si quiero superar dicho obstáculo, debo contestar el suspenso. De no hacerlo, la marca se denegará. Si se me notifica un suspenso, mi agente me informará de las posibilidades de superarlo y de qué argumentos utilizar.

 

12.- ¿Cuánto tardan en conceder una marca?

El tiempo que transcurre hasta la concesión de una marca depende de si la solicitud sufre algún suspenso, pero el plazo medio hasta la concesión es de entre 6 y 12 meses.

 

13.- ¿Cada cuánto tiempo se tiene que renovar una marca?

Cada país puede tener un régimen diferente. En España, las marcas deben renovarse cada 10 años, abonándose las tasas de renovación correspondientes. La marca podrá renovarse cada 10 años de forma indefinida.

 

14.- ¿Es recomendable poner el símbolo ® cuando registro una marca?

El símbolo de marca registrada es recomendable utilizarlo a modo de advertencia, para que tanto los destinatarios de mis productos como mi competencia sepan que cuento con un derecho de exclusiva sobre la marca. También es recomendable utilizarlo para evitar que mi marca se convierta en un genérico.

 

15.- ¿Se puede ser titular de una marca sin utilizarla?

Efectivamente, puedo ser titular de una marca sin utilizarla. Sin embargo, transcurrido un período de tiempo determinado sin utilizarla (en la mayoría de países son 5 años), cualquiera podría intentar cancelar nuestra marca por falta de uso. Si eso ocurre, la única forma de evitar la cancelación será demostrar que sí he utilizado la marca.

 

16.- ¿Qué puede registrarse como Diseño Industrial?

De las múltiples definiciones que existen de Diseño Industrial, la que nos parece más adecuada para responder a esta pregunta es “la apariencia u ornamentación de un producto, que hace que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales”. Esa apariencia u ornamentación original son las que pueden protegerse como Diseño Industrial.

 

17.- ¿Para qué sirve registrar un Diseño Industrial?

El registro del Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Es importante destacar que la duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es limitada en el tiempo. Por ejemplo, en España la duración es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años.

 

18.- ¿Un derecho sobre un Diseño Industrial registrado en España es válido en el extranjero?

Todos los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, lo que significa que sólo se tiene la protección en el territorio del país o países en los que se hubiera registrado.

Para proteger los derechos de Propiedad Industrial en el extranjero será necesario ir a cada uno de los países donde quiere obtenerse la protección. Existen acuerdos y tratados internacionales que facilitan las solicitudes y las concesiones de derechos de Propiedad Industrial con efectos a nivel comunitario o internacional.

Nuestro agente de Propiedad Industrial nos facilitará el trabajo ya que colabora con corresponsales en todos los países.

 

19.- ¿Cómo puedo saber si un competidor ha protegido un diseño?

Existen diferentes bases de datos que nos facilitan esa información ya que cuentan con todos los Diseños Industriales registrados. Eso es así ya que todo Diseño Industrial solicitado debe publicarse en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del país en el que se ha presentado.

La mayoría de países cuenta con bases de datos gratuitas que pueden consultarse on-line, aunque deben tenerse algunas nociones previas para realizar una búsqueda con garantías de obtener un resultado fiable. Es aconsejable contar con un asesor que nos facilite esta información.

 

20.- ¿Qué debo hacer si alguien me copia un producto que tengo protegido con un Diseño Industrial?

Si contamos con un Diseño Industrial registrado, dicho título nos facilitará mucho las cosas a la hora de reclamar a quien haya copiado nuestro producto.

Si después de enviar un requerimiento por infracción a quien nos ha copiado no tenemos la respuesta deseada (cesación de la infracción y restitución de daño causado) deberemos reclamar por la vía judicial. Los sistemas y procedimientos de reclamación son diferentes en cada país aunque existen muchos puntos en común.

 

  1. – ¿Hemos cambiado de logotipo, tengo que solicitar una nueva marca?

La marca protege el signo/gráfico que tengas registrado, así que si se está usando un logotipo nuevo en el mercado o se ha modificado posteriormente, deberá solicitarse una nueva marca con la nueva imagen.

 

  1. – ¿Qué logotipo/denominación debe protegerse? ¿Y qué productos y servicios?

Debe protegerse el logotipo y denominación que se vaya a usar en el mercado y con los productos y servicios que se ofrecen. La marca es la imagen corporativa, por lo que está protegiendo la globalidad de la empresa (signo, calidad, productos y servicios)

 

  1. – ¿Por qué es importante la vigilancia?

Una vez la marca está solicitada o registrada, es necesaria la vigilancia para detectar marcas de terceros que sean similares o idénticas con tal de evitar que estas accedan a registro.

 

  1. – ¿Qué territorio se protege?

La marca puede proteger el territorio nacional, comunitario o internacional, todo ello depende de la Oficina en la que se registre la misma.

 

  1. ¿Si el logo está registrado, el gráfico y la denominación también?

Si el logotipo incluye una denominación, se estará protegiendo ambos; por lo contrario, si el logotipo no incluye el nombre o denominación, esta deberá protegerse por separado con una nueva marca.

 

  1. ¿Cuánto tarda en concederse una marca?

Alrededor de 6-8 meses, dependiendo del volumen de trabajo de la Oficina en la que se haya solicitado.

 

  1. ¿Qué puedo hacer si me copian la marca?

En esta situación deberá estudiarse si los terceros tienen una marca registrada, el territorio en el que se está copiando y la forma en la que se está produciendo la infracción para saber qué acción es necesaria: una oposición, un requerimiento o acudir a la vía judicial.

 

  1. ¿Una marca me ha puesto oposición, qué puedo hacer?

Si se ha recibido oposición, deberá presentarse las alegaciones en contestación de dicha oposición con tal de que la marca pueda acceder a registro pese a ésta.

 

  1. ¿Y el símbolo ©?

El símbolo © es respectivo a los derechos de copyright (propiedad intelectual) que son distintos a los de la marca, por lo que no cabe usarlo en una marca registrada, pero sí en cualquier obra intelectual que conste inscrita en los registros de propiedad intelectual.

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