CONTRATOS
– Contratos de Licencia.
– Contratos de Cesión de Derechos
– Contratos de Distribución.
– Contratos de Agencia.
– Contratos de Franquicia.
– Contratos de Confidencialidad y Contrato de No Competencia.
Elaboramos todo tipo de contratos relacionados con la propiedad industrial e intelectual.
Contratos de Licencia
Contratos de Cesión de Derechos
Contratos de Distribución
Contratos de Agencia
Contratos de Franquicia
Contratos de Confidencialidad y No Competencia.
CONTRATOS DE LICENCIA
Los contratos de licencia regulan las condiciones, en que el titular de la Propiedad Industrial (patente, diseño o marca) o Propiedad Intelectual (una obra o un software) permiten su uso por un tercero. En el contrato de licencia sólo se ceden derechos de uso, no la titularidad del derecho de Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual.
¿Qué es un Contrato de licencia?
En el Contrato de Licencia, se regula la relación entre las partes y la forma de explotación del derecho objeto del contrato.
¿Estudio previo del derecho a licenciar?
Normalmente el “licenciatario”, interesado en tener la licencia y usar el derecho, necesita:
- Conocer la tecnología / imagen que recibirá, para poder usarla.
- Saber si el “licenciante” tiene registrados y / o protegidos sus derechos
Para hacer este estudio previo, conviene que el futuro “licenciatario” firma una Acuerdo de Confidencialidad. Esto es independiente de la cláusula de confidencialidad que se incluirá en el Contrato de Licencia.
Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Licencia
Una vez las partes han decidido firmar una Licencia, deben tener en cuenta lo siguiente.
- ¿Será una licencia exclusiva? ¿Sólo podrá explotar el derecho el “licenciatario”? ¿O el titular podrá otorgar otras licencias o explotar el derecho por su cuenta?
- ¿El “licenciatario” podrá otorgar sublicencias para que terceras partes puedan explotar el derecho licenciado?
- ¿Territorio para el que se va a otorgar la licencia?
- ¿Tiempo por el que se concede la licencia?
¿Para qué se licencia la patente, diseño, marca o propiedad intelectual?
El “licenciante” titular de la Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual a licenciar necesita acordar con el “licenciatario” cómo puede éste usar los derechos de Propiedad Industrial y / o Intelectual que recibe.
Por ejemplo:
- ¿Sólo puede comercializar los productos que recibe?
- ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
- ¿A quién los puede vender? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
- ¿También puede fabricar? ¿Y cómo se controla la calidad?
¿Y las mejoras del producto licenciado?
Conviene que también se regule en el Contrato si el “licenciatario” puede:
- Solamente usar / comercializar la tecnología / la imagen licenciadas; o
- También investigar sobre la misma y perfeccionarla.
En el segundo caso, conviene dejar claro quién será el titular de estas “mejoras”: ¿el “licenciante” o el “licenciatario”?; y si se deben registrar y a nombre de quién.
Pago por la Licencia
El Contrato de Licencia regulará cuánto y cómo pagará el “licenciatario” al “licenciante”, por la concesión y explotación de la licencia.
La forma más habitual de retribución por explotar una tecnología / imagen licenciada es el pago de “royalty”: un porcentaje sobre ventas netas del producto protegido con el título de Propiedad Industrial (patente, diseño, marca) licenciado.
El “royalty” puede ser un importe fijo o variable (un porcentaje). Si es variable, se debería:
- Fijar el porcentaje; y
- Dejar claro sobre qué concepto se aplica el porcentaje: ¿sobre el precio de venta, sobre el margen, sobre el beneficio?
Plazo de Duración de la Licencia
Las licencias de Propiedad Industrial o de Propiedad Intelectual no pueden ser “eternas”. Por tanto, debe fijarse el plazo de duración y las causas de finalización del Contrato
Conviene fijar:
- Los años de duración y el plazo de expiración.
- La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de los derechos de Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.
CONTRATOS DE CESIÓN
¿Qué es un Contrato de Cesión?
En el Contrato de Cesión, se regula qué derechos se transfieren y cómo se paga al titular, por la cesión de esos derechos.
Paso previo: Estudio del derecho a adquirir
Normalmente el “cesionario” (el “adquirente”), interesado en tener y usar el derecho, necesita:
- Conocer la tecnología / imagen que recibirá, para poder usarla y disponer de ella.
- Saber si el “cedente” tiene registrados y / o protegidos sus derechos
Para hacer este estudio previo, conviene que el “cesionario” firme un Acuerdo de Confidencialidad. Esto es independiente de la cláusula de confidencialidad que se incluirá en el Contrato de Cesión final.
Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Cesión
Una vez las partes han decidido firmar un Contrato de Cesión de Patente / Marca / Propiedad Intelectual, deben tener en cuenta lo siguiente.
- ¿El propietario de la Propiedad Industrial / Intelectual cede todos sus derechos?
- ¿O se reserva algún derecho? Por ejemplo, se puede ceder la marca, para unos productos y no para otros.
- ¿Territorio para el que se cede la Propiedad Industrial / Intelectual? Por ejemplo: cesión de una Marca UE, para un país de la Unión Europea, pero no para otros.
- ¿Se reserva el cedente algún derecho sobre la patente / marca / propiedad intelectual?
¿Cesión parcial o total de la patente, diseño, marca o propiedad intelectual?
El “cesionario” que adquiere la Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual necesita acordar con el “cedente”, titular anterior que se la cede, si éste se queda con algún derecho. Por ejemplo:
- ¿El “cesionario” sólo puede fabricar / comercializar los productos, para los que la patente / marca / propiedad intelectual estaba registrada o pensada originalmente?
- ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
- ¿El “cedente” da vía libre total al “cesionario”, para vender? ¿O se reserva algún derecho?
- ¿El “cedente” tenía licenciada (“alquilada”) la patente / marca / propiedad intelectual a un tercero? ¿Cómo afecta esto al “cesionario”? ¿Hereda estas licencias?
Pago por la Cesión de la Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual
El Contrato de Licencia regulará cuánto y cómo pagará el “cesionario” (el “adquirente”) al “cedente” (el “vendedor”), por la cesión de la patente / diseño / marca o propiedad intelectual.
La forma más habitual de retribución por adquirir una tecnología / imagen / software es una cantidad fija. Ésta puede pagarse, a la firma del contrato de cesión, o a plazos.
El pago a plazos puede hacerse:
- En plazos periódicos, por ejemplo, anuales; o
- Cuando se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, cuando se haya conseguido un permiso administrativo, o cuando se haya fabricado el producto objeto de la patente, o cuando se haya puesto a la venta.
En ciertos casos, el pago no es fijo. Puede depender del uso que haga el “cesionario” de la propiedad industrial / intelectual: un porcentaje sobre ventas netas del producto protegido con la patente, el diseño, o la marca o la propiedad intelectual (software) cedidos.
Si el precio de pago es variable, se debería: fijar el porcentaje; y dejar claro sobre qué concepto se aplica el porcentaje: ¿el precio de venta, sobre el margen, sobre el beneficio?
Garantías de la Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual
Interesa al “cesionario”, que adquiere la patente / diseño / marca / propiedad intelectual, que el “cedente”, que la “vende”, garantice que tiene todos los derechos sobre el título que cede. Es decir, que:
- Están registrados a su nombre;
- Nadie se ha opuesto al registro que cede;
- Ningún tercero tiene ningún derecho: licencia, hipoteca, etc;
- No hay reclamaciones judiciales relacionadas con esa Propiedad Industrial / Intelectual.
En caso de que no fuera así, el “cesionario” (“adquirente”) podría exigir la devolución del dinero que ha pagado o una reducción del precio, dependiendo de las circunstancias.
CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN
¿Qué es un Contrato de Distribución?
En los contratos de distribución, el “fabricante” de un producto se compromete a vendérselo a un “distribuidor”, que lo comercializará directamente en un territorio concreto. Muchos contratos de distribución incluyen la licencia de la Propiedad Industrial (patente, diseño o marca) o Propiedad Intelectual (una obra o un software) del “fabricante”.
En el Contrato de Distribución, se regula la relación entre las partes, incluidos los precios y otras condiciones de venta de los productos del “fabricante” al “distribuidor”.
Debe quedar claro que “fabricante” y “distribuidor” son empresarios independientes.
Una vez “fabricante” y “distribuidor” han decidido firmar un Contrato de Distribución, deben tener en cuenta varias cuestiones.
¿Para qué productos se otorga la distribución?
El contrato debería tener:
- Una lista de productos, para los que se concede la distribución.
- Y la posibilidad de ampliar y / o reducir la lista de productos … Productos nuevos, adaptaciones, novedades …
¿Se licencia patente, diseño, marca o propiedad intelectual?
Puede ser que el “distribuidor” necesite que el “fabricante” le licencie la Propiedad Industrial (patente, diseño, marca) o Propiedad Intelectual de los productos que comercializará. Para que el “distribuidor” pueda usar los derechos de los productos que recibe.
Por ejemplo:
- ¿Sólo puede comercializar los productos que recibe?
- ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
- ¿A quién los puede vender? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
- ¿También puede fabricar? ¿Y cómo se controla la calidad?
¿Territorio del contrato?
¿Territorio en que el “distribuidor” puede vender los productos del “fabricante”?
¿Será un contrato de distribución exclusiva?
- ¿Sólo podrá vender los productos el “distribuidor”? ¿O habrá otros distribuidores en el territorio?
- ¿El fabricante podrá vender los productos por su cuenta también?
- ¿El “distribuidor” podrá vender otros productos? ¿Aunque sean de la competencia?
- ¿El “distribuidor” ha de vender los productos directamente? ¿O Puede tener subdistribuidores?
Pago por los productos
Se suele incluir un listado de productos a distribuir, y el precio al que el “fabricante” se los venderá al “distribuidor”.
También es frecuente dejar claro que el “fabricante” podrá modificar los precios, y cuándo y cómo lo podrá hacer y cómo puede oponerse el “distribuidor” a esos cambios.
En cambio, no se puede establecer el precio al que el “distribuidor” venderá lso productos en el mercado.
Objetivos
Es frecuente que el “fabricante” exija al “distribuidor” un volumen mínimo de compras y ventas. Su incumplimiento daría lugar a la resolución del Contrato.
Responsabilidad por productos defectuosos
Los contratos de distribución suelen tener una cláusula que establece quién será responsable, en caso de que los productos tengan defectos.
Plazo de duración del Contrato de Distribución
Los Contratos de Distribución no pueden ser “eternos”. Por tanto, debe fijarse:
- Los años de duración y el plazo de expiración.
- La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de la Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.
CONTRATOS DE AGENCIA
¿Qué es un Contrato de Agencia?
En los contratos de agencia, el “agente” se obliga a promocionar, buscar clientes y concluir ventas de los productos del “principal” (el fabricante), por cuenta de éste.
La relación / el contrato entre “agente” y “principal” es estable. Pero el “agente” es intermediario independiente y, por tanto, no tiene relación laboral.
En cualquier caso, al redactar el contrato, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones.
¿Para qué productos se otorga la representación al “agente”?
El contrato debería tener:
- Una lista de productos, para los que se concede la representación al agente.
- Y la posibilidad de ampliar y / o reducir la lista de productos … Productos nuevos, adaptaciones, novedades …
¿Extensión de la representación del agente?
Conviene dejar claro hasta dónde se extiende la representación del agente. Por ejemplo:
- ¿Sólo puede comercializar los productos específicos incluidos en el contrato?
- ¿A quién se puede dirigir para promocionarlo? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
¿Territorio del contrato?
¿Territorio en que el “agente” puede promocionar los productos del “principal” / (fabricante)?
¿Será un contrato de agencia exclusivo?
- ¿Sólo puede promocionar los productos el “agente”? ¿O habrá otros agentes?
- ¿El principal / fabricante podrá vender los productos por su cuenta también?
- ¿El “agente” podrá promocionar otros productos? ¿Incluso de la competencia?
Prohibición de competencia
En general, el “agente” no podrá ejercer su misma actividad de promoción de bienes que sean iguales o similares a los del “principal”. El agente sólo quedaría liberado de esa prohibición de competencia, si su contrato se lo permite expresamente.
Pago por los productos
Se suele especificar que el “principal” (el fabricante) podrá modificar los precios, y cuándo y cómo lo podrá hacer.
Comisiones a cobrar por el agente
El “agente” tiene derecho a percibir una comisión, por las operaciones que concluya. Por tanto, tiene derecho a recibir del “principal” una relación de las comisiones devengadas.
El “agente” tendrá derecho a recibir la comisión, cuando la operación se concierte con su intervención; o se concluya en su territorio, si tiene la exclusividad.
Objetivos. Ventas mínimas
Es frecuente que el “principal” / el fabricante exija al “agente” un volumen mínimo de ventas anuales. Su incumplimiento daría lugar a la resolución del Contrato.
Plazo de duración del Contrato de Agencia
Los Contratos de Agencia no pueden ser “eternos”. Por tanto, debe fijarse:
- Los años de duración y el plazo de expiración.
- La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de la Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.
Consecuencias de la extinción del contrato de agencia
Especial relevancia tiene la resolución del contrato de agencia, por el “principal”, sin que el “agente” lo haya incumplido.
En este caso, el “agente” tiene derecho a ser indemnizado por el “principal”, a causa de esta resolución del contrato.
Indemnización por clientela aportada
El “agente” tiene derecho a esta indemnización, si:
– Aportó nuevos clientes al empresario o incrementó las operaciones; y
– Su actividad continúa produciendo ventajas sustanciales al “principal”; y
– Además, el contrato limita el derecho del “agente” a hacer la competencia, o éste pierde comisiones, por la resolución del contrato.
Indemnización de daños y perjuicios
Además, el “agente” tiene derecho a una segunda indemnización, por los daños y perjuicios que sufra por la resolución del contrato, si el agente ha hecho inversiones, según instrucciones del “principal”, y estos gastos no se han amortizado.
CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA
Los contratos de confidencialidad y no competencia ayudan a proteger los secretos empresariales y el resto del “know how” de una empresa.
Protección de secretos empresariales y know how. Procedimientos internos
Ante todo, conviene implantar procedimientos internos, dentro de la empresa, para proteger los secretos empresariales. Conviene definir:
- Cómo se protege el secreto empresarial internamente;
- Quién tiene acceso al secreto (personas o cargos concretos)
- Las medidas de protección, para que no acceda cualquier empleado, sólo el que tiene una causa concreta para acceder.
Contratos de confidencialidad con empleados y / o con colaboradores externos
Se aconseja que se firmen contratos de confidencialidad con empleados y con colaboradores externos.
Contratos de confidencialidad con empleados
Cuando se firma un acuerdo de confidencialidad, el empleado o el colaborador externo se compromete a no difundir ningún tipo de información considerada confidencial o sensible.
Los empleados tienen la obligación de actuar con diligencia y buena fe. De estos deberes se deriva la responsabilidad de mantener en secreto la información adquirida de la empresa, durante y después de la relación laboral. Conviene dejarlo claro en el contrato laboral con el empleado.
Contratos de confidencialidad con colaboradores externos
Por otro lado, puede que los actores externos, como socios de empresas conjuntas, proveedores, distribuidores o agentes, incluso clientes, tengan acceso a los secretos comerciales con fines de fabricación, desarrollo de productos u otras colaboraciones.
Estos actores externos pueden ser quienes se apropien de los secretos empresariales. Es crucial tener procedimientos, para proteger los activos confidenciales, ante intromisiones de estos externos, o mal uso de los mismos.
Los contratos de no competencia / confidencialidad / no divulgación con actores externos pueden ser una protección razonable.
¿Qué debe contener un contrato de confidencialidad?
El acuerdo de confidencialidad debe especificar:
- Qué
información es considerada como
información confidencial. - Forma (documento) en que se transmitirá la información.
- Duración de la
confidencialidad: si termina, al acabar
la relación, o tiene una duración concreta, o dura un tiempo más. - Cómo, cuándo y dónde puede usar
la información confidencial. - No se harán copias en dispositivos externos de almacenamiento.
- Las consecuencias de incumplir el acuerdo.
Contratos de no competencia
Es frecuente incluir cláusulas de no competencia, en contratos con empleados o colaboradores externos. Si se establece, el empleado / el colaborador se compromete a prestar servicios de manera exclusiva: no podrá prestar sus servicios a otras empresas que hagan lo mismo.
La obligación de exclusiva o prohibición de competencia suele estar incluida en el mismo contrato de confidencialidad.
¿Qué debe contener un contrato de no competencia?
El acuerdo de prohibición de competencia debe especificar:
-
Qué actividades específicas realiza la empresa y cuáles quedan prohibidas por el acuerdo de no competencia.
-
Duración de la no competencia; aunque hay unos límites establecidos por ley.
-
Las consecuencias de incumplir el acuerdo.
Duración de la prohibición de competencia
La prohibición de competencia no puede ser “eterna”, ilimitada en el tiempo.
Ante todo, habrá que dejar claro si el empleado / colaborador no puede colaborar con la competencia:
-
Durante la vigencia de su contrato con la empresa; o
-
También después de la finalización de la colaboración.
Si la prohibición de competencia es también postcontractual, hay que establecer un tiempo máximo de no competencia:
-
Si es un colaborador externo, la prohibición de competencia podrá durar dos (2) años, como máximo.
-
Si es un empleado, podrá ser de dos (2) años, si es un técnico o directivo y de seis (6) si es un empleado ordinario.
Régimen especial de la prohibición de competencia de empleados
Las prohibiciones de competencia o cláusulas de no competencia se pueden firmar con trabajadores de la sociedad y con colaboradores externos. Si es con empleados, la prohibición de competencia tiene unos límites.
En caso de empleados, la legislación laboral española establece que la prohibición de competencia post-contractual debe ser:
-
Justificada económicamente;
-
Limitada en el tiempo: 2 años o 6 meses, según el tipo de empleado; y
-
Remunerada especialmente: y especificado en la nómina
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Finalidad: Recogida de datos personales para poder atender a su solicitud.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
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