Nuestro despacho ofrece asesoramiento y preparación de Contratos relacionados con la Propiedad Industrial (patentes, diseños, marcas) y Propiedad Intelectual (incluido software) de empresas y personas.

– Contratos de Licencia.
– Contratos de Cesión de Derechos
– Contratos de Distribución.
– Contratos de Agencia.
– Contratos de Franquicia.
– Contratos de Confidencialidad y Contrato de No Competencia.

Elaboramos todo tipo de contratos relacionados con la propiedad industrial e intelectual.

Contratos de Licencia

Contratos de Cesión de Derechos

Contratos de Distribución

Contratos de Agencia

Contratos de Franquicia

Contratos de Confidencialidad y No Competencia.

CONTRATOS DE LICENCIA

Los contratos de licencia regulan las condiciones, en que el titular de la Propiedad Industrial (patente, diseño o marca) o Propiedad Intelectual (una obra o un software) permiten su uso por un tercero. En el contrato de licencia sólo se ceden derechos de uso, no la titularidad del derecho de Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual.

¿Qué es un Contrato de licencia?

En el Contrato de Licencia, se regula la relación entre las partes y la forma de explotación del derecho objeto del contrato.

¿Estudio previo del derecho a licenciar?

Normalmente el “licenciatario”, interesado en tener la licencia y usar el derecho, necesita:

  • Conocer la tecnología / imagen que recibirá, para poder usarla.
  • Saber si el “licenciante” tiene registrados y / o protegidos sus derechos 

Para hacer este estudio previo, conviene que el futuro “licenciatario” firma una Acuerdo de Confidencialidad. Esto es independiente de la cláusula de confidencialidad que se incluirá en el Contrato de Licencia.

Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Licencia

Una vez las partes han decidido firmar una Licencia, deben tener en cuenta lo siguiente. 

  • ¿Será una licencia exclusiva? ¿Sólo podrá explotar el derecho el “licenciatario”? ¿O el titular podrá otorgar otras licencias o explotar el derecho por su cuenta?
  • ¿El “licenciatario” podrá otorgar sublicencias para que terceras partes puedan explotar el derecho licenciado?
  • ¿Territorio para el que se va a otorgar la licencia?
  • ¿Tiempo por el que se concede la licencia?
¿Para qué se licencia la patente, diseño, marca o propiedad intelectual?

El “licenciante” titular de la Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual a licenciar necesita acordar con el “licenciatario” cómo puede éste usar los derechos de Propiedad Industrial y / o Intelectual que recibe.  

Por ejemplo: 

  • ¿Sólo puede comercializar los productos que recibe?
  • ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
  • ¿A quién los puede vender? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
  • ¿También puede fabricar? ¿Y cómo se controla la calidad?
¿Y las mejoras del producto licenciado?

Conviene que también se regule en el Contrato si el “licenciatario” puede:

  • Solamente usar / comercializar la tecnología / la imagen licenciadas; o
  • También investigar sobre la misma y perfeccionarla.

En el segundo caso, conviene dejar claro quién será el titular de estas “mejoras”: ¿el “licenciante” o el “licenciatario”?; y si se deben registrar y a nombre de quién.

Pago por la Licencia

El Contrato de Licencia regulará cuánto y cómo pagará el “licenciatario” al “licenciante”, por la concesión y explotación de la licencia.

La forma más habitual de retribución por explotar una tecnología / imagen licenciada es el pago de “royalty”: un porcentaje sobre ventas netas del producto protegido con el título de Propiedad Industrial (patente, diseño, marca) licenciado.

El “royalty” puede ser un importe fijo o variable (un porcentaje). Si es variable, se debería: 

  • Fijar el porcentaje; y 
  • Dejar claro sobre qué concepto se aplica el porcentaje: ¿sobre el precio de venta, sobre el margen, sobre el beneficio?
Plazo de Duración de la Licencia

Las licencias de Propiedad Industrial o de Propiedad Intelectual no pueden ser “eternas”. Por tanto, debe fijarse el plazo de duración y las causas de finalización del Contrato

Conviene fijar:

  • Los años de duración y el plazo de expiración.
  • La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de los derechos de Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.

CONTRATOS DE CESIÓN

¿Qué es un Contrato de Cesión?

En el Contrato de Cesión, se regula qué derechos se transfieren y cómo se paga al titular, por la cesión de esos derechos.

Paso previo: Estudio del derecho a adquirir

Normalmente el “cesionario” (el “adquirente”), interesado en tener y usar el derecho, necesita:

  • Conocer la tecnología / imagen que recibirá, para poder usarla y disponer de ella.
  • Saber si el “cedente” tiene registrados y / o protegidos sus derechos 

Para hacer este estudio previo, conviene que el “cesionario” firme un Acuerdo de Confidencialidad. Esto es independiente de la cláusula de confidencialidad que se incluirá en el Contrato de Cesión final.

Puntos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Cesión

Una vez las partes han decidido firmar un Contrato de Cesión de Patente / Marca / Propiedad Intelectual, deben tener en cuenta lo siguiente. 

  • ¿El propietario de la Propiedad Industrial / Intelectual cede todos sus derechos? 
  • ¿O se reserva algún derecho? Por ejemplo, se puede ceder la marca, para unos productos y no para otros.
  • ¿Territorio para el que se cede la Propiedad Industrial / Intelectual? Por ejemplo: cesión de una Marca UE, para un país de la Unión Europea, pero no para otros.
  • ¿Se reserva el cedente algún derecho sobre la patente / marca / propiedad intelectual?
¿Cesión parcial o total de la patente, diseño, marca o propiedad intelectual?

El “cesionario” que adquiere la Propiedad Industrial o Propiedad Intelectual necesita acordar con el “cedente”, titular anterior que se la cede, si éste se queda con algún derecho. Por ejemplo: 

  • ¿El “cesionario” sólo puede fabricar / comercializar los productos, para los que la patente / marca / propiedad intelectual estaba registrada o pensada originalmente?
  • ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
  • ¿El “cedente” da vía libre total al “cesionario”, para vender? ¿O se reserva algún derecho?
  • ¿El “cedente” tenía licenciada (“alquilada”) la patente / marca / propiedad intelectual a un tercero? ¿Cómo afecta esto al “cesionario”? ¿Hereda estas licencias?
Pago por la Cesión de la Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual

El Contrato de Licencia regulará cuánto y cómo pagará el “cesionario” (el “adquirente”) al “cedente” (el “vendedor”), por la cesión de la patente / diseño / marca o propiedad intelectual.  

La forma más habitual de retribución por adquirir una tecnología / imagen / software es una cantidad fija. Ésta puede pagarse, a la firma del contrato de cesión, o a plazos.

El pago a plazos puede hacerse:
  • En plazos periódicos, por ejemplo, anuales; o
  • Cuando se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, cuando se haya conseguido un permiso administrativo, o cuando se haya fabricado el producto objeto de la patente, o cuando se haya puesto a la venta. 

En ciertos casos, el pago no es fijo. Puede depender del uso que haga el “cesionario” de la propiedad industrial / intelectual: un porcentaje sobre ventas netas del producto protegido con la patente, el diseño, o la marca o la propiedad intelectual (software) cedidos.  

Si el precio de pago es variable, se debería: fijar el porcentaje; y dejar claro sobre qué concepto se aplica el porcentaje: ¿el precio de venta, sobre el margen, sobre el beneficio?

Garantías de la Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual

Interesa al “cesionario”, que adquiere la patente / diseño / marca / propiedad intelectual, que el “cedente”, que la “vende”, garantice que tiene todos los derechos sobre el título que cede. Es decir, que:

  • Están registrados a su nombre;
  • Nadie se ha opuesto al registro que cede;
  • Ningún tercero tiene ningún derecho: licencia, hipoteca, etc;
  • No hay reclamaciones judiciales relacionadas con esa Propiedad Industrial / Intelectual. 

En caso de que no fuera así, el “cesionario” (“adquirente”) podría exigir la devolución del dinero que ha pagado o una reducción del precio, dependiendo de las circunstancias.

CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN

¿Qué es un Contrato de Distribución?

En los contratos de distribución, el “fabricante” de un producto se compromete a vendérselo a un “distribuidor”, que lo comercializará directamente en un territorio concreto. Muchos contratos de distribución incluyen la licencia de la Propiedad Industrial (patente, diseño o marca) o Propiedad Intelectual (una obra o un software) del “fabricante”. 

En el Contrato de Distribución, se regula la relación entre las partes, incluidos los precios y otras condiciones de venta de los productos del “fabricante” al “distribuidor”. 

Debe quedar claro que “fabricante” y “distribuidor” son empresarios independientes.

Una vez “fabricante” y “distribuidor” han decidido firmar un Contrato de Distribución, deben tener en cuenta varias cuestiones.

¿Para qué productos se otorga la distribución?

El contrato debería tener:

  • Una lista de productos, para los que se concede la distribución.
  • Y la posibilidad de ampliar y / o reducir la lista de productos … Productos nuevos, adaptaciones, novedades … 
¿Se licencia patente, diseño, marca o propiedad intelectual?

Puede ser que el “distribuidor” necesite que el “fabricante” le licencie la Propiedad Industrial (patente, diseño, marca) o Propiedad Intelectual de los productos que comercializará. Para que el “distribuidor” pueda usar los derechos de los productos que recibe. 

Por ejemplo:

  • ¿Sólo puede comercializar los productos que recibe?
  • ¿Si el producto tiene varios usos: puede comercializarlo para todos los usos?
  • ¿A quién los puede vender? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
  • ¿También puede fabricar? ¿Y cómo se controla la calidad?
¿Territorio del contrato?

¿Territorio en que el “distribuidor” puede vender los productos del “fabricante”? 

¿Será un contrato de distribución exclusiva?  

  • ¿Sólo podrá vender los productos el “distribuidor”? ¿O habrá otros distribuidores en el territorio? 
  • ¿El fabricante podrá vender los productos por su cuenta también?  
  • ¿El “distribuidor” podrá vender otros productos? ¿Aunque sean de la competencia? 
  • ¿El “distribuidor” ha de vender los productos directamente? ¿O Puede tener subdistribuidores?  
Pago por los productos

Se suele incluir un listado de productos a distribuir, y el precio al que el “fabricante” se los venderá al “distribuidor”.  

También es frecuente dejar claro que el “fabricante” podrá modificar los precios, y cuándo y cómo lo podrá hacer y cómo puede oponerse el “distribuidor” a esos cambios. 

En cambio, no se puede establecer el precio al que el “distribuidor” venderá lso productos en el mercado.

Objetivos

Es frecuente que el “fabricante” exija al “distribuidor” un volumen mínimo de compras y ventas. Su incumplimiento daría lugar a la resolución del Contrato.

Responsabilidad por productos defectuosos

Los contratos de distribución suelen tener una cláusula que establece quién será responsable, en caso de que los productos tengan defectos. 

Plazo de duración del Contrato de Distribución

Los Contratos de Distribución no pueden ser “eternos”. Por tanto, debe fijarse:

  • Los años de duración y el plazo de expiración.
  • La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de la Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.

CONTRATOS DE AGENCIA

¿Qué es un Contrato de Agencia?

En los contratos de agencia, el “agente” se obliga a promocionar, buscar clientes y concluir ventas de los productos del “principal” (el fabricante), por cuenta de éste.

La relación / el contrato entre “agente” y “principal” es estable. Pero el “agente” es intermediario independiente y, por tanto, no tiene relación laboral.

En cualquier caso, al redactar el contrato, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones.

¿Para qué productos se otorga la representación al “agente”?

El contrato debería tener:

  • Una lista de productos, para los que se concede la representación al agente.
  • Y la posibilidad de ampliar y / o reducir la lista de productos … Productos nuevos, adaptaciones, novedades … 
¿Extensión de la representación del agente?

Conviene dejar claro hasta dónde se extiende la representación del agente. Por ejemplo:

  • ¿Sólo puede comercializar los productos específicos incluidos en el contrato?
  • ¿A quién se puede dirigir para promocionarlo? Por ejemplo: ¿Al por mayor o al por menor?
¿Territorio del contrato?

¿Territorio en que el “agente” puede promocionar los productos del “principal” / (fabricante)?

¿Será un contrato de agencia exclusivo?
  • ¿Sólo puede promocionar los productos el “agente”? ¿O habrá otros agentes? 
  • ¿El principal / fabricante podrá vender los productos por su cuenta también?
  • ¿El “agente” podrá promocionar otros productos? ¿Incluso de la competencia?
Prohibición de competencia

En general, el “agente” no podrá ejercer su misma actividad de promoción de bienes que sean iguales o similares a los del “principal”. El agente sólo quedaría liberado de esa prohibición de competencia, si su contrato se lo permite expresamente.

Pago por los productos

Se suele especificar que el “principal” (el fabricante) podrá modificar los precios, y cuándo y cómo lo podrá hacer. 

Comisiones a cobrar por el agente

El “agente” tiene derecho a percibir una comisión, por las operaciones que concluya. Por tanto, tiene derecho a recibir del “principal” una relación de las comisiones devengadas.

El “agente” tendrá derecho a recibir la comisión, cuando la operación se concierte con su intervención; o se concluya en su territorio, si tiene la exclusividad.

Objetivos. Ventas mínimas

Es frecuente que el “principal” / el fabricante exija al “agente” un volumen mínimo de ventas anuales. Su incumplimiento daría lugar a la resolución del Contrato.

Plazo de duración del Contrato de Agencia

Los Contratos de Agencia no pueden ser “eternos”. Por tanto, debe fijarse: 

  • Los años de duración y el plazo de expiración. 
  • La resolución del Contrato, por incumplimientos de alguna de las partes, o por otras causas, como la expiración de la Propiedad Industrial / Intelectual licenciados.
Consecuencias de la extinción del contrato de agencia

Especial relevancia tiene la resolución del contrato de agencia, por el “principal”, sin que el “agente” lo haya incumplido.

En este caso, el “agente” tiene derecho a ser indemnizado por el “principal”, a causa de esta resolución del contrato.

Indemnización por clientela aportada

El “agente” tiene derecho a esta indemnización, si:

– Aportó nuevos clientes al empresario o incrementó las operaciones; y

 Su actividad continúa produciendo ventajas sustanciales al “principal”; y

– Además, el contrato limita el derecho del “agente” a hacer la competencia, o éste pierde comisiones, por la resolución del contrato.

Indemnización de daños y perjuicios

Además, el “agente” tiene derecho a una segunda indemnización, por los daños y perjuicios que sufra por la resolución del contrato, si el agente ha hecho inversiones, según instrucciones del “principal”, y estos gastos no se han amortizado.

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