¡Aviso a navegantes! Mcdonald´s pierde la marca Big Mac en la Unión Europea por falta de uso.
Desde el pasado 5 de junio de 2024 Mcdonald´s ya no posee los derechos exclusivos sobre la marca “Big Mac” en Europa. La reciente sentencia del Tribunal General ha generado un gran revuelo en el mundo de la propiedad industrial a causa de su decisión de anular el registro de la marca “Big Mac” para el territorio europeo, en relación con los productos de pollo y servicios prestados en la explotación de restaurantes, todo ello motivado por la falta de uso efectivo de la marca.
La disputa judicial se ha dirimido ante el Tribunal General Europeo, organismo con sede en Luxemburgo, en el asunto T-58/23, Supermac´s/EUIPO – McDonald´s International Property (BIG MAC). En el litigio, Supermac’s, una cadena de comida rápida irlandesa, impugnaba el registro de la marca «Big MaC» inscrito en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cuya titularidad ostenta McDonald’s International Property.
El interés de la noticia dentro del sector especializado en el derecho de marcas viene motivado por las implicaciones legales que trae consigo el pronunciamiento. Más allá de lo llamativo del titular -que Mcdonald´s pierda la exclusividad sobre uno de sus buques insignia es un jugoso plato para servir en la mesa del “clickbait”-, la importancia de la resolución se encuentra en el objeto de la contienda legal: el concepto de “caducidad de la marca por falta de uso”, o lo que es lo mismo, la obligación que tienen los titulares de usar su propia marca.
Sobre esta base, en el pleito marcario se analizó si McDonald’s había utilizado la marca de manera efectiva en la Unión Europea durante un período continuo de cinco años, tal y como exige la legislación de la Unión Europea, para con ello examinar la validez del registro en la totalidad de los productos y servicios cubiertos por la protección de la marca.
El Tribunal General estudió detenidamente la evidencia presentada por ambas partes y llegó a la conclusión de que McDonald’s no había demostrado un uso efectivo de la marca «Big MaC» en la Unión Europea durante el período relevante de cinco años fijado por la legislación. Pese a que McDonald’s presentó un extenso ramo probatorio como evidencia de uso, el tribunal determinó que estos no demostraban un uso real de la marca en relación con los productos y servicios cubiertos por su registro.
Como resultado de dicho análisis, el Tribunal General Europeo resolvió en el sentido de anular por caducidad el registro de la marca «Big MaC» de McDonald’s International Property en la Unión Europea para determinados productos y servicios, entre ellos, productos de pollo y servicios prestados en la explotación de restaurantes. En consecuencia, la resolución judicial permite a Supermac’s utilizar libremente el nombre «Big MaC» en los mencionados productos y servicios.
A través de la resolución emitida y por medio del requisito de uso efectivo del título marcario, el Tribunal General Europeo trata de implantar un cierto equilibrio en el complejo juego de fuerzas de la legislación de la propiedad industrial, aplicando un contrapeso que busca compensar la amplia cobertura legal de protección de que disponen los titulares de este tipo de derechos.
Asimismo, el Tribunal General Europeo pone en valor el espíritu de la norma y abunda en uno de los pilares de la propia configuración política de la Unión Europea, que no es otro que el de la economía de libre mercado sujeta a ciertas intervenciones correctoras por parte de los estados.
Pese a lo expuesto, la decisión no coge desprevenidos a los juristas en lo relativo al derecho de uso: la exigencia de la norma se encuentra cristalizada en nuestra normativa a través de numerosos mecanismos, en especial, a través de Directiva Europea 2015/2436 en materia de marcas y el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre, en vigor en España desde el pasado 14 de enero de 2019.
A través de esta legislación se introdujeron varias novedades respecto del uso de marca en España, siendo la más importante la denominada como “prueba de uso”, trámite dentro del registro de una marca en la que el solicitante puede exigir prueba de que la marca inscrita ha sido objeto de un uso efectivo durante los 5 años anteriores.
Con todo ello, la sentencia viene a ratificar la línea sobre la que venía pivotando la normativa, estableciendo con ello un precedente significativo y obligando, por un lado, a los titulares de las marcas a desplegar medidas preventivas que puedan acreditar el uso efectivo del derecho y, por otro, a los juristas a prestar un adecuado asesoramiento respecto de los posibles riesgos que se deriven de registrar marcas cuyo uso no está asegurado.