Últimamente, varios clientes que son licenciatarios de marcas conocidas en España, nos preguntan si pueden usarla en otros productos, diferentes de aquellos para los que se los han licenciado. Me he acordado de la clásica Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2011.
La Sentencia afirma que: (1) El licenciatario de una marca puede usarla, en toda su extensión: no sólo el nombre, sino todos los elementos que la configuran. Pero (2) La licencia de marca no implica el derecho a imitar los productos del licenciante.
El licenciatario de la marca sólo puede usarla, en los productos para los que se licenció, pero sin crear confusión sobre el origen empresarial de los productos.
DEMANDA DE COSMOS WORLD Y RECONVENCIÓN DE DIESEL
COSMOS presentó Demanda, por Competencia Desleal, contra DIESEL, por actos de denigración prohibidos por la Ley de Competencia Desleal: habían pagado publicidad en la revista MMODA, diciendo que era ilícita su comercialización de calzado, bolsos y cinturones con la marca “DIESEL”.
DIESEL se opuso a la Demanda y presentó reconvención contra COSMOS, por actos de confusión prohibidos por la Ley de Competencia Desleal. Consideraban que la comercialización de productos con la marca DIESEL que hacía COSMOS era desleal.
SENTENCIAS DE INSTANCIA Y DE APELACIÓN
El Juzgado Mercantil de Barcelona estimó parcialmente la Demanda de COSMOS contra DIESEL. Consideró que la publicidad de DIESEL en la revista MMODA era denigratoria, por tanto desleal. Rechazó la Reconvención de DIESEL.
En Apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó la Demanda de COSMOS. Estimó parcialmente la Reconvención de DIESEL SPA. Consideró que el uso por COSMOS del nombre DIESEL, idéntico a como lo usaba DISEL, titular de la marca, era confusorio: misma grafía, mismo fondo; y rótulos, carteles y etiquetas muy similares.
Contra la Sentencia de la Audiencia, se presentó Recurso de Casación, que resolvió el Tribunal Supremo, entrando en el fondo del asunto.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Derecho de COSMOS al uso de la marca DIESEL, en su totalidad
El Tribunal Supremo parte de la base de que COSMOS –mediante contratos de licencia- tiene derecho a usar la marca DIESEL en España, para calzado, bolsos y cinturones: fabricación, distribución y comercialización. Por tanto, no se puede limitar el derecho de COSMOS a distribuir dichos productos, bajo la marca DIESEL.
Ello implica el derecho a usar la marca en su integridad, con todos sus elementos, denominativos o gráficos.
El derecho a usar la marca no permite presentar los productos de forma confusoria
Por tanto, COSMOS puede poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique; con dos restricciones: no puede decir que el calzado proviene de DIESEL SPA; ni imitar su presentación.
Lo primero, porque engañaría a los consumidores sobre el origen empresarial del calzado; lo segundo, porque el uso de la marca –como está registrada- no permite imitar la presentación comercial (o “trade dress” en EEUU) del producto.
Esta apariencia externa del producto no está comprendida en el derecho de uso de la marca licenciada.
Diferente regulación del uso de la marca y de la presentación de productos
Dice el Tribunal Supremo que el uso de la marca pertenece al Derecho de Marcas. En cambio, la presentación del producto está sometida a la Ley de Competencia Desleal.
El Tribunal Supremo considera que el derecho de COSMOS a usar la marca se extiende a todos sus elementos: como está registrada, sin separar nombre y gráfico. Pero ahí se acaba su derecho de uso.
Por otro lado, DIESEL, que registró la marca, tiene derecho a comercializar los productos que fabrica, con su marca y con su forma característica: para distinguir el origen empresarial del “fabricante”.
COSMOS no tiene derecho a imitar esa forma de presentación, cuando comercializa lo que ella fabrica, porque produce confusión con lo fabricado por DIESEL. El Tribunal Supremo considera razonable que DIESEL emplee el signo con otras formas de presentación de sus productos, que le permitan distinguirlos, evitando la confusión de distribuidores y consumidores.
Por lo tanto, COSMOS no podría comercializar los productos de forma confusoria, aunque fuese licenciatario de la marca. ¿El uso que hace es confusorio?
No hay competencia desleal, porque no se probó el riesgo de confusión
El Tribunal Supremo considera que no hay riesgo de confusión, en su presentación de los productos de COSMOS:
- COSMOS no se sale de los elementos de la marca (grafía y fondo rojo), que están comprendidos en su licencia de marca y, por tanto, tiene derecho a usar.
- Además COSMOS y DISEL usan expresiones muy distintas: “For Succesful Living” y “Footwear”.
El Tribunal Supremo concluye que COSMOS no usa elementos distintivos de los productos de DIESEL, diferentes de los incluidos en la marca licenciada.
Por tanto, según la Sentencia, las presentaciones de los productos DIESEL de COSMOS no son competencia desleal, porque no hay riesgo confusión con los productos de DIESEL.
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Gemma Viudas Consultor |