En el mundo de la propiedad industrial, una marca no es únicamente un nombre, un logotipo o un signo que identifica determinados productos o servicios. Cuando una marca alcanza un elevado nivel de reconocimiento entre el público, puede adquirir una protección especialmente relevante.
Un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la marca Donuts pone de manifiesto precisamente esta cuestión y ofrece una interesante reflexión para cualquier empresa que haya invertido durante años en construir y proteger su identidad comercial.
Donuts y la protección de una marca reconocida
El conflicto judicial se remonta a 2017 y enfrentó a Bakery Donuts Iberia S.A., titular de la conocida marca Donuts, con Atalanta Restauración Temática S.L.
El litigio surgió por la utilización del término «donut» en la comercialización de determinados productos. La controversia llegó hasta el Tribunal Supremo después de que tanto el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid hubieran desestimado inicialmente las pretensiones de la titular de la marca.
La cuestión fundamental consistía en determinar si el uso realizado por un tercero podía afectar a los derechos asociados a una marca registrada y, especialmente, al carácter distintivo y al renombre que esta había adquirido.
El Tribunal Supremo resolvió parcialmente a favor de Bakery Donuts Iberia mediante su sentencia 1505/2025, reconociendo que determinadas circunstancias del caso justificaban la protección de los derechos de marca.
«Donut» y «dónut»: una diferencia jurídicamente relevante
Uno de los aspectos más interesantes de la resolución es la distinción entre la marca Donut y el término utilizado en español como «dónut».
El Supremo considera relevante que el diccionario recoja «dónut» como término procedente de la marca registrada Donut. Esta circunstancia fue tenida en cuenta a la hora de valorar si el signo utilizado por la demandada podía afectar a los derechos de la titular de la marca.
La sentencia pone además el foco en el contexto concreto en el que se utilizaba el signo.
No se trata simplemente de analizar una palabra de manera aislada. En materia de marcas resulta fundamental estudiar cómo se utiliza un signo, para qué productos o servicios, ante qué público y qué percepción puede generar en el mercado.
Una marca puede adquirir una protección reforzada
Una de las principales enseñanzas de este caso es la importancia del renombre de una marca.
Las marcas que alcanzan un elevado reconocimiento pueden disfrutar de una protección que va más allá del análisis tradicional del riesgo de confusión.
En este tipo de situaciones, la legislación de marcas contempla mecanismos de protección frente a determinados usos de terceros que puedan aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de una marca, incluso en circunstancias en las que no exista una confusión directa entre los productos.
Por eso, construir una marca reconocida no consiste únicamente en conseguir un registro.
También es necesario proteger, vigilar y defender ese activo empresarial.
¿Qué puede aprender una empresa de este caso?
El caso Donuts resulta especialmente interesante para empresas que están construyendo una marca propia.
1. Registrar la marca desde el principio
Uno de los errores más habituales es invertir en un nombre comercial, desarrollar una identidad visual y comenzar a captar clientes sin haber comprobado previamente si el signo puede registrarse.
El registro de una marca permite obtener derechos exclusivos sobre el signo en relación con los productos y servicios correspondientes.
Antes de lanzar una nueva marca, conviene realizar una búsqueda de antecedentes registrales y analizar posibles conflictos con marcas anteriores.
2. La marca es un activo empresarial
Una marca consolidada puede convertirse en uno de los activos intangibles más importantes de una empresa.
El nombre con el que los consumidores identifican un producto o servicio puede acumular años de inversión en publicidad, reputación, distribución y fidelización.
Por ello, la estrategia de propiedad industrial debería formar parte del proyecto empresarial desde sus primeras etapas.
3. Vigilar el mercado también es importante
Registrar una marca no significa que el trabajo haya terminado.
Es recomendable establecer mecanismos de vigilancia de nuevas solicitudes de marcas y detectar posibles signos similares que puedan entrar en conflicto con los derechos existentes.
Una detección temprana puede facilitar que el titular actúe antes de que el problema alcance mayores dimensiones.
4. No todas las infracciones son iguales
El análisis de una posible infracción de marca depende de numerosos factores.
Entre ellos pueden encontrarse:
- La similitud entre los signos.
- Los productos o servicios afectados.
- El público relevante.
- La forma concreta en la que se utiliza el signo.
- El grado de conocimiento de la marca.
- La existencia de aprovechamiento indebido o perjuicio para su carácter distintivo.
Por eso, ante un posible conflicto, resulta recomendable realizar un análisis jurídico específico en lugar de valorar únicamente si dos nombres «se parecen».
¿Qué es una marca renombrada?
En términos generales, el concepto de marca renombrada hace referencia a aquellos signos que disfrutan de un elevado grado de conocimiento entre el público relevante.
Este reconocimiento puede tener una importancia considerable desde el punto de vista jurídico porque la protección de la marca puede ser especialmente intensa frente a determinados usos de terceros.
Pero alcanzar ese nivel de protección requiere algo más que utilizar una denominación durante muchos años.
La notoriedad y el renombre deben analizarse atendiendo a las circunstancias concretas del mercado, el grado de conocimiento del público y otros elementos relevantes.
La importancia de una estrategia integral de propiedad industrial
El caso Donuts demuestra que una marca puede convertirse en un activo empresarial que merece una estrategia de protección a largo plazo.
En Vicamark, ayudamos a empresas y emprendedores a proteger sus activos de propiedad industrial mediante servicios relacionados con marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial.
Una estrategia adecuada puede incluir:
Búsqueda previa → solicitud de registro → seguimiento del expediente → vigilancia → defensa de los derechos.
La clave está en no considerar la marca como un simple trámite administrativo, sino como parte de la estrategia de crecimiento y diferenciación de la empresa.
Conclusión
La sentencia del Tribunal Supremo sobre Donuts pone de relieve el valor jurídico y empresarial que puede llegar a adquirir una marca fuertemente reconocida.
Más allá de la particularidad del conflicto, el caso ofrece una enseñanza aplicable a cualquier empresa: una marca debe protegerse desde el momento en que comienza a construirse y debe gestionarse como un activo empresarial.
Registrar una marca, vigilar el mercado y actuar ante posibles usos conflictivos son elementos fundamentales para preservar su valor a largo plazo.
Si estás creando una nueva marca o quieres conocer el nivel de protección de una marca que ya utilizas, en Vicamark podemos ayudarte a analizar tu situación y definir una estrategia de protección de propiedad industrial.
fuentes:https://confilegal.com/20251120-donuts-gana-una-batalla-historica-el-supremo-confirma-que-es-una-marca-con-renombre-extraordinario/